2006年第9期（总第21期）商标评审法律事务通讯

2006年第9期（总第21期）　　商标评审委员会专家咨询会会议纪要　　2006年10月12日，**工商行政管理**商标评审委员会（以下称商评委）在北京九华山庄召开专家咨询会。会议邀请了最高人民**、北京市高级人民**、北京市第一中级人民**、北京大学、**人民大学、**社会科学院、北京万慧达知识产权代理有限公司的共九名专家参加。　　会议针对近一年来，在商标评审工作以及与相应的司法审查衔接程序中遇到的疑难问题进行了深入研究，对于正确理解和恰当适用《商标法》的有关规定，加强商标行政确权机关与有关司法机关的密切配合起到了很好的效果。同时，本次会议也深化了商标法律理论和实务的研究，对于目前正在进行的商标法修改工作也具有积极意义。会议讨论了以下议题：　　一、关于《商标法》第十五条“代理人和代表人”范围的界定　　自2001年12月我国新修改的《商标法》实施以来，商评委从立法宗旨出发并结合多年的执法实践，在《商标审理标准》中对“代理人和代表人”的范围作出界定，即“代理人不仅包括《民法通则》、《合同法》规定的代理人，也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商”；“代表人指具有从属于被代表人的特定身份，执行职务行为而可以知悉被代表人商标的个人，包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员”。这一标准在行政执法和司法实践中得到施行，对于制止代理人和代表人抢注商标的不正当竞争行为起到了积极作用的同时，在有的商标确权案件审查实务中，对 “代理人和代表人”的理解出现歧义，亟需深入研究和统一认识。　　会议认为，《商标法》第十五条体现了商标法一贯坚持的诚实信用原则，目的在于制止代理人和代表人抢注商标所有人商标的不正当竞争行为，对其中“代理人和代表人”的理解应当符合立法宗旨。而且，本条源于《巴黎公约》六条之七，对其中“代理人和代表人”的理解应当与国际条约和国际惯例相一致，《保护工业产权巴黎公约指南》、欧盟和日本等**和地区的商标法实践都采取了较为宽泛的解释，即“代理人”包括经销商。因此，对我国《商标法》第十五条中“代理人和代表人”也应做类似解释，即不仅包括商标代理人、商标代表人和民法上的代理人，也包括经销商。来自**的专家一致表示同意商评委《商标审理标准》的有关界定，但在案件审理中，对于经销商是否构成代理人需要结合具体案情进行判定。有专家指出，对于经销商应区分层次，末端的经销商不宜一律作为代理人，否则代理人范畴会失之过宽。对于此类经销商抢注商标可以适用《商标法》第四十一条第一款“其他不正当手段”的规定予以调整。个别专家认为，应该在民法体系内界定《商标法》第十五条中的“代理人”，即法定代理人、指定代理人和委托代理人，经销商不一定都属于代理人。对于经销商擅自处分他人商标的，可以认定为侵权行为。　　此外，应邀到会的专家和商评委的同志在发言中指出，我国《商标法》第十五条与《巴黎公约》六条之七还存在三点差异：一是立法用语不同。《巴黎公约》六条之七使用了“商标所有人”与“代理人或者代表人”的概念，而我国《商标法》第十五条使用的是“代理人或者代表人”与“被代理人和被代表人”，后一种表述容易使得人们从狭义上理解代理人和代表人的概念；二是对商标所有人的保护程度不同。《巴黎公约》六条之七规定“如该国法律允许，商标所有人可以要求将该项注册（代理人或者代表人抢注的商标）转让给自己”，我国法律无此规定，致使对商标所有人的保护不够全面；三是对代理人或者代表人的行为未作进一步的区分。《巴黎公约》六条之七规定，代理人或者代表人能证明其行为是正当的，则有关的注册商标不予撤销。我国法律无此除外规定，致使代理人或者代表人具有正当理由其正当利益也难以得到保护。上述问题都有待商标法修改时予以认真研究，从而完善我国《商标法》第十五条的规定。　　二、关于《商标法》第四十一条第一款“其他不正当手段”的理解与适用　　题述事宜是长期困扰商标行政确权执法和相应司法审查的疑难问题之一。自2001年我国新修改的《商标法》实施以来，该问题几经专家会议讨论，但尚未得到完全解决。在本次会议上，商评委的同志首先对该问题作了分析。　　《商标法》第四十一条第一款源自1993年 《商标法》第二十七条和《商标法实施细则》第二十五条。按照1993年《商标法》第二十七条规定，“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”是撤销注册商标的事由之一；按照1993年《商标法实施细则》第二十五条规定，《商标法》第二十七条行为系指：（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；（5）以其他不正当手段取得注册的。《商标法实施细则》规定了第（5）项作为兜底性条款，可见1993年《商标法》第二十七条“以欺骗手段和其他不正当手段取得注册”规定的立法本意是既禁止欺骗商标注册机关的注册，也禁止侵害他**益的不正当注册。2001年商标法修订时，将《商标法实施细则》第二十五条的第（2）项分解为现行《商标法》第十三条保护驰名商标和第三十一条保护在先使用并有一定影响的商标；将第（3）项修改为现行《商标法》第十五条禁止代理人或者代表人抢注商标所有人的商标；将第（4）项修改为现行《商标法》第三十一条禁止侵害他人合法在先权利。现行《商标法》虽然沿用了1993年《商标法》第二十七条的规定，但未将兜底性条款单列，而是将其与违反《商标法》第十条、第十一条、第十二条等绝对性理由并列，且以第二款和第三款规定了侵害特定权利**益的相对性理由，由此造成理论和实务界对《商标法》第四十一条“以其他不正当手段取得注册”理解与适用的分歧。　　在现行《商标法》于2001年实施之初的相当长的时间内，商评委一直没有将题述条款作为实体条款适用。但是，在评审实践中出现了一些依照修改前商标法可以制止，却难以适用现行《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条予以制止的不正当竞争行为，而这些行为的情节和后果往往更为恶劣。商评委结合题述条款的立法渊源和评审实践的需要进行了认真研究，并提交2004年稻香湖专家咨询会议讨论。与会多数专家认为，根据立法精神和执法实践的需要，依据诚实信用原则，商评委可以适用题述条款对案件进行裁定。自此，商评委开始谨慎适用题述条款，并规定凡适用该条款裁定的案件一律须经商评委委务会讨论。对题述问题的讨论和研究并未就此截止，在2005年商评委召开的东方宫专家咨询会上，专家们再一次就此进行了更深入的讨论。2005年底，商评委在这两次专家咨询会研究结果和总结评审实践的基础之上，制定了关于题述条款的审理标准，在一定程度上消除了分歧，但在实践中仍然存在某种不同认识。　　本次会议认为，从《商标法》的立法宗旨出发，并考虑到该项法律条款的沿革，鉴于实践中出现了难以适用现行《商标法》第十三条、第十五条、第三十一条予以制止的不正当竞争行为，只能寻求第四十一条第一款的规定。如果一律不适用题述条款，既不符合立法本意，也不利于制止恶意明显的不正当竞争行为。在法律适用上应当优先适用《商标法》的其他具体条款，对于违反诚信原则恶意证据充分而其他具体条款难以调整的不正当注册行为，可以适用题述条款，但应当谨慎使用，并严格把握适用要件。　　根据历次会议的研究结果，商评委今后将充分考虑题述条款的立法本意，结合执法实践，按照既定的审理标准，严格适用题述条款制止恶意明显的不正当竞争行为。建议修改《商标法》时应该在列举各种不正当注册行为的同时，增加撤销违反诚实信用原则的商标注册的兜底条款，以制止商标确权领域内的不正当竞争行为。　　三、关于《商标法实施条例》第三十二条“补充有关证据材料时限”规定的理解与适用　　针对目前评审和司法实践对逾期补充证据材料是否采信做法不尽一致的问题，会议认为，根据法一般不溯及既往的原则，在《商标法实施条例》施行前提交的商标评审申请或者答辩的案件，不宜适用题述条款有关时限的规定。对《商标法实施条例》施行后的案件，既然题述条款明确规定了补充证据材料的时限，而且，《商标评审规则》第二十条已经对《商标法实施条例》第三十二条的不足进行了弥补即规定了补充时限“期满后基于新的事实形成的证据或者确有其他正当理由的除外”，就应当严格执行上述有关补充证据材料的时限，对逾期提交的证据，不予采信。但是属于《商标评审规则》规定的除外情形以及当事人在证据交换和质证过程中提供的补强证据，可以采信，在评审裁决中应当说明理由。至于严格执行上述规定可能影响案件审理的实体公正的，应当由当事人自己承担举证不力的后果。　　四、关于在先申请但尚未获得注册的商标权利的保护　　在同一种或者类似商品或者服务上的两个相同或者近似商标，在先申请商标尚处于驳回复审、异议程序而未获得注册，而在后申请商标已经获得注册，如果要求在先申请商标所有人在其商标获准注册后才可以提出争议，而在后申请商标的注册时间往往会超过《商标法》第四十一条第三款规定的五年时限，由此形成在先申请商标得不到保护的结果，这显然有悖于《商标法》的申请在先原则。2005年东方宫专家咨询会曾就在此种情形下如何保护在先申请商标权利的问题进行了讨论，会议认为不应将在先申请商标权利作为《商标法》第三十一条规定的“在先权利”之内，本次会议再次肯定了上述结论。　　本次会议主要就在先申请的商标所有人可否依据《商标法》第四十一条第三款的规定对在后申请但已经获得注册的商标提出争议的问题进行了讨论。　　部分来自**的专家认为，从《商标法》第四十一条第三款和《商标法实施条例》第二十九条“商标注册人”和“注册商标”的立法用语来看，此条款无法适用于保护在先申请商标权利，直接适用《商标法》第二十九条的规定也缺乏明确的法律依据。可以考虑由在先申请商标所有人向商标局申请撤销在后申请并已获得注册的商标，商标局不予撤销的，在先申请商标所有人可以提起行政诉讼。也有部分专家认为，申请在先是商标法的基本原则之一，不应拘泥于《商标法实施条例》第二十九条的立法用语，可以赋予在先申请商标所有人依据《商标法》第四十一条第三款提出争议。但在具体案件处理上，提出两种不同的做法，一是《商标法》第二十九条规定的申请在先是商标法的基本原则，可以直接适用该条规定裁定撤销在后申请并获得注册的商标。二是先审理涉及在先申请商标是否予以注册的驳回复审、异议案件，在先申请商标不应获得注册的，则驳回在先申请商标所有人的争议申请；在先申请商标应予注册且予以核准注册的，再审理争议案件。　　保护申请在先的商标是商标法的基本原则之一。今后遇到此类案件，商评委将根据这一基本原则并结合本次会议讨论结果，认真研究，妥善处理。但是，解决这一问题的根本之道，是修改《商标法》第四十一条第三款的规定，赋予在先申请商标所有人提出争议的程序性权利。　　五、关于与显著性有关的转换适用法律条款问题　　商标缺乏显著性，不仅无法起到识别商品或服务来源的作用，而且会妨碍他人的正当使用，扰乱市场竞争秩序，有的还会引起消费者的混淆，从而损害社会公共利益。会议对商评委在审理商标评审案件中，认为商标局驳回理由或者当事人主张的理由不能成立，但申请商标或者争议商标缺乏显著性的情形，能否依职权转换适用法律条款的问题进行了讨论。　　会议认为，应当区分驳回复审案件和争议案件。在驳回复审案件中，商评委为依职权审理，除审理商标局的驳回理由外，也负有主动审理申请商标是否违反绝对理由条款（包括显著性）规定的职责。如果经审理认为商标局驳回理由不成立，但申请商标缺乏显著性的，可以转换适用法律条款予以驳回，但在作出复审决定前应当听取申请人的意见，这也符合《商标评审规则》第二十七条的规定。在争议案件中，商评委属于居中裁定，根据《商标评审规则》第二十九的规定，商评委应当针对当事人申请和答辩的事实、理由及请求进行评审，不能转换适用法律条款。有的专家认为，如果经审理认为争议申请人的申请理由不成立，但争议商标缺乏显著性的，可以告知申请人依据《商标法》第四十一条第一款的规定另行提出争议。也有部分专家指出，在争议案件中，商评委作为行政机关，对于争议商标缺乏显著性的，也可以依职权转换适用法律条款予以撤销，或者在评审过程中告知争议申请人变更理由，申请人不变更的，裁定争议不成立。　　针对这一问题，商评委主任侯林表示，鉴于《商标评审规则》第二十七条对驳回复审案件中转换适用法律条款问题作出了明确规定，今后按照该规定执行。但在商标争议案件中，商评委依职权转换适用法律条款缺乏法律依据，《商标评审规则》也没有明确规定，而且申请人可以另行提出争议予以解决。今后遇到此类案件，商评委告知申请人依据《商标法》第四十一条第一款的规定另行提出争议，不依职权转换适用法律条款。　　六、关于驰名商标保护问题　　（一）关于同期或近期案件中，后案可否引用前案对驰名商标认定的问题。对于申请人在同期或者近期案件中有关其商标驰名的所提供的证据材料不同，导致前案已经认定驰名商标且裁定已生效，而后案证据不足以认定，在此种情形下，商评委是否可以引用前案认定结果，在后案认定驰名商标并作出裁定的问题。会议认为，在此种情形下，可以首先考虑由申请人将前案认定的生效裁定提供给被申请人，而不要求其重复提交已经在前案中提交的商标驰名的证据，被申请人对前案认定驰名商标没有异议的，可以引用。如果对方有异议的，则不宜直接引用前案认定结果，申请人仍应举证并进行质证，被申请人没有相反证据或者证据不足以**前案认定结果的，可以引用。　　（二）关于认定已注册驰名商标是否必须与特定的注册号相对应的问题。对于申请人根据市场情况和自身发展的需要，在不同的时期改变商标的字体或者图文组合方式等进行注册并使用，但显著特征保持不变，或者实际使用的商标与注册商标存在差异，但显著特征基本相同，申请人要求认定驰名商标时，如果局限于特定的注册号，申请人往往无法提供使用特定注册号商标的大量证据或者不足以证明特定注册号的商标驰名的问题。会议认为，注册商标的驰名是该商标所有人长期使用并通过使用不断积累良好商誉的结果。商标驰名与否取决于实际使用而非注册。申请人依据《商标法》第十三条第二款要求认定驰名商标的，虽然要求其商标为注册商标，但不能限定其提供证明商标驰名的证据必须与特定注册号的注册商标完全对应。应当充分尊重申请人商标在市场上为公众知晓的客观状况，只要其使用证据可以视为对其要求认定驰名的商标的使用，都可以采信，从而作出认定。否则，就会不适当地割断商标使用的历史和割裂商标信誉积累的连续性。　　（三）关于驰名商标的防御性注册商标因三年未使用的撤销问题。对于驰名商标所有人基于主动保护在相关商品或服务上进行防御性注册但未实际使用，他人以三年不使用为由申请撤销，如果予以撤销，是否对其驰名商标保护不力的问题。会议认为，驰名商标在非相同或者类似商品上保护时适用是有条件的，并非对所有的驰名商标在各个类别上都予以保护。我国商标法对驰名商标的保护已经符合trips的要求。因此，在上述情形下，仍应予以撤销，而且不予撤销缺乏法律依据。　　（四）关于已注册驰名商标所有人对他人在相同或者类似商品上恶意注册提出争议的时限问题。对于已经注册的驰名商标，他人出于恶意在相同或者类似商品上注册的，驰名商标所有人提出争议是否受《商标法》第四十一条第三款规定的五年时间限制的问题。会议认为，《商标法》第四十一条第二款的除外规定也适用于第三款的规定，即争议商标注册人出于恶意的，驰名商标所有人依据第三款规定提出争议也不受五年的限制。否则会造成驰名商标在非相同或者非类似商品上受到的保护程度高于在相同或者类似商品上的不合理的结果。这一问题也有待将来修改《商标法》时予以明确规定。　　（五）关于众所周知的商标要求认定驰名商标的举证责任问题。对实际上已经达到众所周知程度但尚未在个案中获得认定的驰名商标，申请人要求予以驰名商标保护时的举证问题。会议认为，可以适当减轻申请人的举证责任。至于是否达到众所周知的程度需要个案认定，严格把握。　　七、关于撤销三年不使用商标案件中有效使用商标的判定问题　　会议首先对《商标法》设置撤销连续三年不使用商标之规定的立法意图进行了分析。专家们在发言中指出，设置该项规定的意图旨在将市场上已经死亡的商标从商标注册簿上清除，以发挥商标应有的识别商品或服务来源的作用和清理闲置不用的“死商标”，防止商标资源的浪费和维护公平竞争，而并非是为了规范商标的使用。但实践中，有的申请人出于恶意，利用他人使用商标存在不规范的情况，以三年不使用为由申请撤销他人商标，将此作为不正当竞争的手段。如果对此类案件中的“使用”作过于严格的限定，将可能导致实际尚在使用而且并未死亡的商标被撤销。对此，专家在会议发言中均认为，撤销三年不使用制度中的“使用”与商标法第三十一条中的“使用”所要调整的关系并不相同，故而应当有所区别，对前者的“使用”应当作较为宽泛的解释。专家们指出，商标权为私权，企业在市场经营活动中使用商标在客观上有多种形式，只要商标所有人有真实的商标使用意图，并且存在实际使用的事实，即使实际使用主体与注册人或者与被许可人不一致但有正当理由，或者实际使用商品与注册核定商品不完全相同但属于类似商品等情况，都应当认为该商标在市场上未死亡，虽然该种使用存在某种程度上的瑕疵，但该注册商标应当维持注册，不予撤销。总之，如果注册商标已经实际使用，在市场上发挥商标作用，就应当维持注册，不予撤销，否则不符合该撤销制度的立法宗旨。　　本次会议由商评委副巡视员杨叶璇主持。侯林主任在会议结束的总结讲话中代表商评委对与会专家表示衷心感谢，感谢他们多年来支持和关心商标评审工作，感谢他们对咨询会的重视并提出宝贵的咨询意见，尤其是北京市高级人民**民三庭事先在庭内**讨论并将意见提供给本次会议。侯林指出，商评委对本次会议高度重视，将本次会议当作商标法理论学习会，商评委全体干部集体参加了学习，商评委各处处长到会，并与专家们进行了交流。商评委今后将继续举行类似的咨询会，不断深化对《商标法》的理解与适用，解决评审实务中遇到的疑难问题，并在征询专家意见的基础上，通过与有关**的沟通达成一致，找到适当的解决问题的办法。 20210311